El contenido de la página es meramente informativo y no representa asesoramiento legal alguno de parte de CENTRAL LAW Honduras ni de Gmcasas ni de ninguno de los autores de artículos o de información suministrada en la misma.
Uso de una marca y sus consecuencias de acuerdo a la legislación hondureña
Por Claribel Medina
Directora del Departamento de Propiedad Intelectual
CENTRAL LAW Honduras
La Ley de Propiedad Industrial vigente en Honduras, fue aprobada mediante Decreto número 12-99E y está basada en las normas y convenios internacionales en materia de Propiedad Industrial, conteniendo las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
|
Esta ley tiene como objetivos principales:
- Establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país, exista un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- Promover y fomentar la inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, de denominaciones de origen y de secretos industriales; y,
- Prevenir los actos que atenten contra la Propiedad Industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma; y, establecer las sanciones respecto de ellos.
La autoridad competente en el país de la aplicación de esta legislación es la Dirección General de Propiedad Intelectual que depende del Instituto de la Propiedad.
En los asuntos de la materia, además de la Ley de Propiedad Industrial le es aplicable también la Ley de Propiedad, Ley de Procedimiento Administrativo, Código Procesal Civil y Código de Comercio.
La Marca y su derecho a uso
La Ley de Propiedad Industrial define la MARCA como cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, con respecto a los productos o servicios de otras empresas.
En Honduras, de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su inscripción en el Registro de Propiedad Industrial. El registro de la marca se otorga por diez (10) años contados desde la fecha en que se concedió el registro con derecho a renovación por períodos sucesivos de igual plazo.
Se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. Puede asumirse que cuando ello no ocurre, la marca no se está utilizando.
La protección de la marca está ligada al uso de la misma, pues la legislación pretende evitar que personas desleales registren infinidad de marcas que nunca son puestas en el comercio solo para obtener beneficios económicos cuando algún fabricante busca sacar al mercado productos con esos nombres ya registrados pero que nunca han sido utilizados en el comercio.
Oposición cuando se pretende registrar una marca que no está en uso:
Cuando una marca que no esté en uso en el país pretenda ser registrada, pero exista un tercero que ha estado usando esa marca en otro país o en otros países, la Ley de Propiedad Industrial le permite la realización de una oposición a la marca en trámite aun cuando el solicitante no ha utilizado la marca en el país pero tiene constancia de haberla usado y promocionado en otros países.
El artículo 84 inciso 2 de la ley de Propiedad Industrial señala que no podrá registrarse como marca aquella que sea idéntica a una marca no registrada pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue.
Por ello si la marca que se pretende registrar distingue los mismos productos o servicios o si distingue diferentes servicios pero están suficientemente asociados o relacionados con aquellos que la marca usada por el tercero distingue, el solicitante que no ha usado la marca en el país tiene derecho a oponerse al registro de dicha marca, siempre y cuando haya solicitado su registro en el país, porque toda oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente si el opositor no acreditara haber solicitado previamente al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca usada.
Esta oposición debe presentarse por escrito dentro del periodo de publicación o hasta 30 hábiles siguientes a la fecha de la última publicación de la marca que está en proceso de registro, se deben adjuntar los certificados de Registro de la marca en uso, es decir en este caso, de todos los países donde la tengan registrada debidamente apostillados y traducidos al idioma castellano.
Una vez presentada y admitida la oposición, se le otorga un plazo de 10 días hábiles al solicitante para que conteste en los términos que considere oportunos, y debe acompañar los documentos que considere apropiados o proponer los medios de prueba que pretenda utilizar para sustentar su alegato.
Transcurrido este término, si las partes solicitaron apertura de un periodo probatorio, o si la Dirección considera oportuna su apertura, se otorga un plazo de 10 días hábiles comunes para ambas partes para que procedan a evacuar sus pruebas. Cerrado este término, se otorga un término de 5 días hábiles para que las partes presenten sus alegatos finales, y la Dirección procede luego a emitir su resolución final, declarando con lugar o sin lugar la oposición, según proceda.
Contra esta resolución se pueden interponer el Recurso de Reposición ante la misma Dirección, o el de Apelación que será resuelto por la superintendencia de recursos, dependiente del Instituto de la Propiedad.
Agotado este recurso, queda expedita la vía de lo contencioso administrativo si el solicitante o el opositor desean.
Cancelación por el no uso de la marca:
Por otro lado la ley permite que se solicite la cancelación del registro de una marca cuando no se haya utilizado en el país durante tres (3) años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la solicitud de cancelación.
Sin embargo la acción de cancelación no prosperará cuando el titular de la marca demuestre que existieron motivos para la falta de uso o cuando haya pagado la tasa anual de renovación.
La ley solo considera motivos justificados a los que se sustenten en hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del titular que no haya podido evitar ni remediar.
La ley no considera motivos justificados aquellos como la insuficiencia de recursos económicos o técnicos para realizar una actividad productiva o comercial, y la insuficiencia de demanda para el producto o servicio que la marca distingue.
La ley menciona además, que cuando la falta de uso de una marca solo afecte a uno o algunos productos o servicios que la misma distingue, la cancelación será parcial es decir, eliminando aquellos productos o servicios respecto de los cuales la marca no se hubiese usado.
La acción de cancelación tampoco procederá cuando el uso de una marca difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.
Para solicitar la cancelación de una marca, el actor debe presentar la solicitud ante la Dirección General de Propiedad Intelectual, donde deberá expresar las razones que lo llevan a solicitar la cancelación por no uso de la marca en cuestión.
El titular de la marca deberá acreditar que estuvo usando la marca demostrando que la misma fue puesta en el comercio a través de productos o servicios. La prueba tendrá el carácter de declaración jurada convirtiendo al titular en el responsable de la veracidad de las mismas.
La cancelación de un registro por falta de uso de la marca tambiénpodrá́ pedirse como defensa contra una oposición, un pedido de nulidad o una acción por infracción interpuesta sobre la base de una marca anteriormente registrada.
A partir del momento que se presenta solicitud de cancelación del registro de una marca, se abre un procedimiento administrativo de la siguiente manera:
- Se procede a la admisión o no de la solicitud de cancelación, revisando el tiempo transcurrido, si la marca cuya cancelación se solicita efectivamente se encuentra registrada;
- Una vez admitida la solicitud se procede a notificar al titular de la marca registrada para que en un término de 10 días conteste y acredite si está usando la marca;
- Contestando el titular de la marca, si las partes lo solicitan o si la autoridad lo estima pertinente, se abre el procedimiento a pruebas por el término de 10 días.
- Luego el procedimiento es el mismo que se sigue para la oposición al registro de una marca, terminando con una resolución que es impugnable en vía judicial.
El uso de signos notorios
La legislación de Honduras protege a los signos distintivos notoriamente conocidos contra su uso no autorizado.
Un signo distintivo se considera notorio bajo los siguientes criterios:
- El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente, la duración, amplitud y la extensión geográfica de la utilización del signo dentro del país.
- La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo dentro del país.
- La publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.
- La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país.
- El ejercicio de las acciones en defensa del signo distintivo, y en particular toda decisión tomada por alguna autoridad nacional en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo; y
- El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.
La legislación hondureña señala que se considera “uso no autorizado” el uso del signo distintivo de manera total o parcial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del mismo que puedan provocar confusión en el usuario o consumidor de un producto idéntico. También se considera uso no autorizado si se utiliza para productos diferentes pero que pueda provocar la confusión en el usuario o consumidor, o que provoque la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo.
La acción contra uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, prescribirá́ a los cinco (5) años contados desde la fecha en que el titular o legitimo poseedor del signo haya tenido conocimiento de tal uso, salvo que este se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá́ la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.
Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, se tomará en cuenta la buena fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.
De acuerdo a la doctrina, la Buena Fe es el “convencimiento, en quien realiza un acto o hecho jurídico, de que este es verdadero, licito y justo”. Aplicando este concepto al contexto que se está desarrollando, se entiende como Buena Fe, que el usuario infractor está convencido firmemente, que con la utilización del signo distintivo, no está violentando derechos adquiridos por el titular de dicho signo.
Conclusión:
La Ley de Propiedad Industrial, dado sus objetivos, protege el derecho al uso exclusivo de una marca siempre y cuando esa marca realmente sea usada en el comercio, permitiendo el libre acceso a la protección de las marcas.
Si bien la ley de Propiedad Industrial admite acciones por el no uso de una marca como lo son la oposición y el proceso de cancelación anteriormente comentados, para que cada una de dichas acciones prospere deberán acreditarse las pruebas suficientes para demostrar el motivo del no uso y en algunos casos, de acuerdo a la modalidad probatoria que requiera el Registro de la Propiedad en donde tramitan y se resolverán dichos procesos.
El proceso de cancelación de una marca registrada en el país, permite el combate efectivo contra una práctica muy antigua que era la de solicitar el registro de signos distintivos, que eran mundialmente reconocidas pero que por una u otra razón no se encontraban registradas; así, cuando el titular de la marca deseaba registrarla, se encontraba con un antecedente que se lo impedía, debiendo negociar con el titular (que no utilizaba dicha marca) para la compra del registro o una licencia de uso.
Esto ha permitido un incremento en la demanda de registros de marcas y otros signos distintivos en nuestro país lo que implica un aumento en la inversión, puesto que los titulares de estos signos crean sucursales de sus empresas en el país.
.............
El que mal empieza mal acaba: La importancia de proteger la imagen de una marca (*)
Por Claribel Medina
Asociada Senior CENTRAL LAW Honduras
Recientemente ha trascendido en algunos medios de comunicación que una marca global de cinco estrellas se retiró de un proyecto hotelero que desarrollaría una empresa local de bienes raíces en una ciudad de Centroamérica.
Asociada Senior CENTRAL LAW Honduras
Recientemente ha trascendido en algunos medios de comunicación que una marca global de cinco estrellas se retiró de un proyecto hotelero que desarrollaría una empresa local de bienes raíces en una ciudad de Centroamérica.
La prestigiosa marca rescindió el contrato con el desarrollador del proyecto - quien era el “operador exclusivo” según el contrato- porque éste no cumplió con los estándares de la marca para el diseño, construcción y operación del mismo.
Ante la rescisión del contrato la marca ya no tenía manera de asegurar el control de calidad sobre el uso no autorizado de su marca de cinco estrellas y se vio obligada a presentar una medida cautelar contra el desarrollador con el fin de impedir el uso no autorizado de su nombre, marca y cualquier otra propiedad intelectual que pertenezca a la empresa.
No caben dudas que la protección de la marca y de la propiedad intelectual de la empresa es un asunto primordial para el comienzo, desarrollo y expansión de cualquier negocio, sea en el rubro que sea. Es lo que permanentemente aconsejamos a nuestros clientes corporativos que recién comienzan o que buscan crecimiento.
En igual grado de importancia está la protección de los estándares de la marca y de la imagen que se proyecta de la misma.
Si bien la imagen es algo intangible sirve para que la empresa comunique su cultura empresarial y cree una determinada marca, logotipo e identidad corporativa, que la dará a conocer; y ser admirada, consultada, utilizada y tenida en cuenta a partir de ese momento por la sociedad a la cual se dirige. Sin esa imagen o reconocimiento de sus productos o servicios, no sería conocida ninguna empresa en la actualidad.
Proyectar una buena imagen depende de que se cumpla con los estándares de la marca ya sea por el mismo propietario o un operador exclusivo que tenga derecho al uso de la misma en cuyo caso deberá atenerse a los términos insertos en el contrato que se haya suscrito con él.
En el caso que venimos comentando la buena imagen dependía pura y exclusivamente del cumplimiento del contrato firmado entre las partes.
Es fundamental tener presente a quién se le entrega el uso de la marca y detallar específicamente los términos para el uso de la misma además de hacer las inspecciones y auditorías de rigor cuando se trate de ejecución de obras.
La ley de Propiedad Intelectual en Honduras protege al titular de la marca frente a los terceros que utilicen la misma sin su autorización. La infracción a la ley de propiedad intelectual por parte de un tercero pudiera dañar la imagen de una marca si la acción que cometió el tercero no es detectada a tiempo.
Con una buena imagen en mente el consumidor espera lo mejor de la marca pero si a la hora de recibir el servicio el mismo es de una calidad diferente a la esperada, entonces el consumidor se decepciona y hace correr la voz de la mala imagen haciendo caer en la mente de los demás consumidores la percepción de calidad que tenían.
Cuando se otorga licencia del uso de una marca, ya sea en forma exclusiva o no, el propietario de la marca asume un gran riesgo. Como dijimos antes es necesario conocer bien a quién se le dará la licencia y cuidar todos los detalles en el contrato; establecer en el mismo las cláusulas atinentes a la responsabilidad, a las acciones propias que le corresponden al operador, como así también indicar expresamente las medidas de evaluación y control de calidad que se realizarán periódicamente con el fin de determinar si los resultados de las mismas cumple los requisitos especificados en los estándares de la marca.
(*) Por: Guadalupe Martínez (Asociada Internacional)-Claribel Medina (Asociada Senior)
...............
Diferentes acciones que tiene el titular de un signo distintivo en defensa de su derecho contra quienes violentan derechos protegidos por la ley de propiedad industrial en Honduras
Por Claribel Medina
Asociada Internacional CENTRAL LAW Honduras
La actual Ley de Propiedad Industrial en Honduras fue aprobada mediante Decreto número 12-99-E, sus disposiciones son de orden público y tiene por objeto:
1. Establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país, exista un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
2. Promover y fomentar la inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
3. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
4. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
5. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, de denominaciones de origen y de secretos industriales; y,
6. Prevenir los actos que atenten contra la Propiedad Industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma; y, establecer las sanciones respecto de ellos.
El signo distintivo lo define la ley como todo signo que sirva para identificar una empresa en su actividad comercial o a un producto o servicio de otro del mismo género.- Comprende el nombre comercial, marca, marcas colectivas, emblemas, señales de propaganda.
Derecho sobre la marca
El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, el cual depende de la Dirección General de Propiedad Intelectual que a su vez forma parte del Instituto de la Propiedad ente desconcentrado de la Presidencia de la República.
El registro de una marca se concederá, bajo la responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de derechos de terceros, a la persona que primero presente la solicitud correspondiente. Si dos o más personas solicitaren simultáneamente el registro de la misma marca para los mismos productos o servicios, se concederá el registro a la persona que estuviese usando la marca en Honduras, sin interrupción, desde la fecha más antigua salvo que se trate de una marca notoriamente conocida cuyo usuario hubiese adoptado de mala fe.
El registro de una marca caducará a los diez (10) años, contados desde la fecha de concesión del registro. Podrá renovarse por períodos sucesivos de diez (10) años, contados desde la fecha de vencimiento del registro procedente.
Derechos, obligaciones y limitaciones relativos al registro de marca
El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra terceros, que sin su consentimiento, realice alguno de los actos siguientes:
1. Aplicar, adherir o fijar de cualquier manera un signo distintivo idéntico o semejante a la marca registrada sobre productos, o sobre productos que han sido producidos, modificados o tratados mediante servicios para los cuales se ha registrado la marca;
2. Suprimir o modificar la marca que su titular o una persona autorizada para ello hubiese aplicado, adherido o fijado sobre los productos referidos en el literal precedente;
3. Fabricar etiquetas, envases, envoltura, embalajes y otros elementos análogos que reproduzcan o contengan una reproducción de la marca registrada, así como, comercializar o detentar tales elementos;
4. Rellenar o volver a usar con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes que llevan la marca;
5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para los mismos productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando el uso de tal signo respecto a esos productos o servicios pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; y,
6. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada en circunstancias en que tal uso pudiese inducir al público a error o confusión, o pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injusto del renombre o de la fuerza distintiva de la marca.
Los siguientes actos, entre otros, se entenderán como uso de un signo en el comercio:
a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo;
b) Importar, exportar almacenar o transportar productos con el signo;
c) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales independientemente del medio de comunicación empleado, sin perjuicio de las normas sobre publicidad comparativa que fuesen aplicables; y,
d) Adoptar o usar el signo como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos y otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica o en el comercio electrónico.
El titular o legítimo poseedor podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo, los actos anteriormente indicados.
Oposición, nulidad o cancelación al registro de una marca
1. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca dentro del período de publicación y hasta treinta (30) días contados desde la fecha de la última publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse indicando los fundamentos en que se basa, acompañando o anunciando las pruebas que fuesen pertinentes.
2. Toda oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente si el opositor no acredita haber solicitado previamente al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca usada.
3. A petición de toda persona interesada se declarará la nulidad del registro si se demuestra que fue efectuado en contravención con las disposiciones y prohibiciones de la misma Ley de Propiedad Industrial. La acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero, para obtener el registro de la marca, sólo podrá ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho.
4. A petición de toda persona interesada, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca, cuando ésta no se hubiere usado en el país, durante los tres (3) años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá pedirse como defensa contra una oposición, un pedido de nulidad o una acción por infracción interpuesta sobre la base de una marca anteriormente registrada.
5. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará mediante prueba documental que demuestre que la marca se ha usado.
6. Los efectos de la declaración de nulidad de un registro se retrotraerán a la fecha de la concesión respectiva, sin perjuicios de las condiciones o excepciones que se establecieran en la resolución que declara la nulidad.
7. Tanto la oposición, cancelación o nulidad de un registro de marca, se inician en vía administrativa ante el mismo Registro de Propiedad Industrial, donde se conoce de todo el procedimiento administrativo hasta dictarse la resolución que en derecho corresponde. La resolución que se dicte en tales procedimientos es susceptible del Recurso de Apelación dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la resolución, debiendo interponerse y formalizarse en el mismo escrito ante el órgano que dictó la resolución. Posteriormente se remite a la Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad para que se pronuncie sobre el recurso.
8. El Recurso de Apelación agota la vía administrativa, teniendo el interesado la vía de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para impugnar el acto.
Acciones y sanciones por infracción de derechos
Accion de reivindicación
1. Cuando el registro de una marca se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtener el registro o en perjuicio de otra persona que también tuviese derecho a obtener el registro, la persona afectada podrá iniciar una acción de reivindicación de su derecho ante el tribunal competente, a fin de que le sea transferida la solicitud en trámite o el registro concedido, o que se le reconozca como solicitante o titular del derecho. En la misma acción podrá demandarse la indemnización de los daños y perjuicios que se hubiesen causado.
2. La acción de reivindicación del derecho no podrá iniciarse después de transcurridos cinco (5) años, contados desde la fecha de registro del signo distintivo, o dos (2) años desde la fecha en que el signo distintivo hubiese comenzado a explotarse o usarse en el país aplicándose el plazo que expire más tarde.
Acción en caso de infracción
1. El titular de un derecho protegido en virtud de la Ley de Propiedad Industrial, podrá entablar acción ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción.
2. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar acción contra una infracción de ese derecho sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.-
Todas estas acciones son interpuestas ante los Juzgados de Letras y su procedimiento se rige por las normas establecidas en Código Procesal Civil, a través del proceso ordinario, cualquiera que pueda ser la cuantía que en su caso se reclame.
Pretensiones y solicitudes en materia de derecho de signos distintivos regulados por el Código Procesal Civil
1.- EL Título cuyo derecho de signos distintivos sea lesionado podrá reclamar y solicitar en la vía civil:
a.- La cesación de los actos que violen su derecho
b.- La pretensión de reivindicación de su derecho a fin de que le sea transferida la solicitud en trámite o el título o registro concedido.
c.- La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
d.- La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.
e.- La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el órgano jurisdiccional.
2.- Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco (5) años registrada en el momento de presentar la demanda, interponga frente a un tercero, por medio de alguna de las pretensiones previstas en el numeral 1, los derechos conferidos por la Ley de Propiedad Industrial, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la demanda , la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso.- A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.
3.- El demandado podrá asimismo interponer, por vía de reconvención, la pretensión de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.
4.- Respecto a los demás signos distintivos se observarán estas mismas disposiciones en lo que fuere aplicable.
Legitimación
1.- Salvo pacto en su contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá interponer en su propio nombre todas las pretensiones que en las leyes se reconocen al titular de la patente y de la marca frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá interponerlas el concesionario de una licencia no exclusiva.
2.- El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el numeral anterior, no esté legitimado para interponer las pretensiones por violación de la patente, podrá requerir notarialmente al titular de la misma para que interponga pretensión judicial correspondiente.- Sí el titular se negara o no interpusiera la oportuna pretensión dentro de un plazo de tres (3) meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al juez conforme a lo dispuesto en esta sección la adopción de medidas cautelares urgentes, cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.
3.- El licenciatario que interponga una pretensión en virtud de lo dispuesto en alguno de los numerales anteriores deberá notificárselo al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento.
4.- La Pretensión declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser interpuesta por los titulares de los derechos afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en los casos legalmente establecidos, así como por cualquier persona natural o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación del los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.
Diligencias preparatorias
1.- La persona legitimada para interponer las pretensiones derivadas de la patente y de la marca podrá pedir al juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias preparatorias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente.
2.- Antes de resolver sobre la petición formulada, el juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.
3.- En la diligencia de comprobación el juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si las máquinas, instrumentos y accesorios, dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden servir para llevar a cabo la violación alegada de la patente.
4.- Cuando el juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo la violación de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará la formación de una pieza separada, que se mantendrá secreta, en la que se incluirán las actuaciones, notificándose al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.
5.- En los demás casos, le juez con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos procedimientos o instalaciones mediante cuya utilización se lleve presumiblemente a cabo la violación alegada.
6.- En todo caso cuidará el juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.
7.- Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la violación de la patente, y que no quepa comprobar la realidad sin recurrir a ellas.
8.- Al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.
9.- Si el juez no considera suficientemente fundada la pretensión, la denegará por medio de auto que será apelable en ambos efectos.
Medidas cautelares
1.- Quien interponga o vaya a interponer una pretensión de las previstas en esta Sección podrá solicitar la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la efectividad de dichas pretensiones, siempre que justifique la explotación industrial del derecho objeto de la pretensión o el desarrollo de unos preparativos serios y efectivos a tales efectos.
2.- Se podrán adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa efectividad del fallo y en especial las siguientes.
a.- La cesación inmediata de los actos que violen el derecho del peticionario.
b.- Las medidas necesarias para evitar la continuación o reiteración de la infracción.
c.- El secuestro de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
d.- El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.
e.- Las anotaciones regístrales que procedan.
Sentencia y ejecución provisional
1.- No serán susceptibles de ejecución provisional las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de Propiedad Industrial.
Prescripción
1.- Las pretensiones civiles derivadas de la violación del derecho de patente, del derecho de marca y del derecho de diseño industrial, prescriben a los cinco (5) años, contados desde el día en que pudieron interponerse.
2.- La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco (5) años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente pretensión.
Indemnización reconocida en la sentencia
1.- La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la patente, marca o diseño a causa de la violación de su derecho.
2.- El titular del registro de la marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados, o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.
3.- Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes.
a.- Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido mediante el uso del mismo si no hubiera tenido lugar la violación.
b.- Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
c.- El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse con relación a los actos de violación realizados durante los cinco (5) años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente pretensión.
4.- Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.- En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.
5.- A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la patente, de la marca o del diseño industrial, podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.
6.- El titular de la patente, de la marca o del diseño industrial cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento (1%) de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.- El titular podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales anteriores.
Conclusiones
1. El derecho del titular de un signo distintivo está ampliamente protegido en Honduras por la Ley de Propiedad Industrial, la cual como ha quedado señalado establece una serie de disposiciones que permiten al titular de un derecho ejercer las acciones pertinentes para que cese la violación de su derecho.
2. Tanto en vía administrativa como en la vía judicial, tiene acción el titular del derecho de registro de una marca, definiéndose claramente el procedimiento y las acciones que puede ejercer.
3. Todo esto también constituye una limitante para quienes pretenden realizar actos de comercio en violación de las normas de propiedad industrial, quienes serán objeto de sanciones pecuniarias tan altas como los beneficios que irregularmente pretenden obtener.
4. Esta adecuada protección de los derechos de propiedad industrial, permite que Honduras pueda ofrecer a la inversión tanto nacional como extranjera la protección de sus derechos creando un ambiente adecuado para la inversión.
(*) Este artículo fue publicado por Periodico Financiero Regional Moneda y por INTA Latin América Forum, abril 2011)
....................
"La protección de una marca es la protección de un activo de la empresa” (*)
Por J. H. Medina Alva
Socio Presidente CENTRAL LAW Honduras
En Honduras la legislación en materia de propiedad intelectual está basada en tratados internacionales y en acuerdos internacionales en donde Honduras es parte.
La Ley de Propiedad Industrial (Decreto 12-1999 E del 30 de diciembre de 1999) es una ley que trasciende el marco legal nacional, ya que define conceptos de avanzada.
A través de nuestra legislación en esta materia es factible obtener el registro y consecuentemente la protección de: Patentes (patentes, diseños industriales, modelos de utilidad); Señales distintivas (marcas registradas, marcas de servicio, emblemas, slogans o señales de propaganda; marcas colectivas; denominaciones de origen, entre otras). Además, se puede obtener la protección o cesación de actos de competencia desleal que pudieran causar un daño o perjuicio a una compañía.
Adicionalmente, provee mecanismos para frenar una infracción o violación al sistema legal, permitiendo medidas precautorias que pueden ser implementadas de inmediato para evadir un eventual daño.
En general, tanto los empresarios a nivel nacional e internacional han entendido la importancia que tiene la protección de su marca y el desarrollo de la propiedad intelectual de su negocio; y, se aseguran de hacerlo, en algunas ocasiones, con la puesta en marcha de su negocio.
Sin embargo, algunas empresas no entienden la importancia de protección de la propiedad intelectual de su negocio, olvidándose que deben visualizarlo desde el punto de vista “costo-beneficio”. Muchas veces por no asumir ese costo y otras por desconocimiento de la ley, las empresas se perjudican porque quedan desprotegidas frente a otras compañías que registraron su marca con anterioridad.
Si hablamos de costos en el registro de una marca o protección de la propiedad industrial e intelectual de una empresa, en primer lugar la empresa tiene que definir qué quiere proteger y buscar el asesoramiento legal en propiedad intelectual de una firma que posea experiencia en el tema.
La firma luego enviará la propuesta al cliente con los gastos y honorarios que debe afrontar para la protección de su propiedad intelectual. Los gastos para el registro de una marca son aproximadamente de Lps. 6,500.00, por el registro de una marca en una sola clase. Ello incluye, entre otros: gastos de solicitud de registro; publicación aviso de registro; tasa por registro; y, la emisión del certificado respectivo. Este precio es similar a los gastos que requieren los Registros de Propiedad Intelectual en otros países de la región. Los honorarios varían de país en país, pero pueden ser sujetos a consideraciones especiales en función del número de marcas a registrar.
(*) septiembre 2010; autores de CENTRAL LAW Honduras:
Jesús Humberto Medina Alva (Socio Presidente); Claribel Medina (asociada senior)
(**) este artículo fue publicado por Marcasur el 25 de enero de 2011; en Moneda, periódico financiero regional pág 54 del 1 de marzo de 2011.
.........................
Honduras – Propiedad Intelectual
“Oposición al registro de una marca cuando el solicitante no usó su marca en el país y protegen los mismos productos y/o servicios”
Por Claribel Medina
Asociada Senior
CENTRAL LAW Honduras
honduras@central-law.com
En Honduras, de acuerdo al artículo 84 de la ley de Propiedad Intelectual (ley de Propiedad Industrial) puede realizarse una oposición aun cuando el solicitante no ha utilizado la marca en el país pero la usado y promocionado en otros países.
El artículo 84 inciso 2 de la ley de Propiedad Intelectual señala que la marca que se intente registrar debe ser para los mismos productos o servicios o o para diferentes servicios si está asociada o relacionada con aquellos que la marca usada distingue.
Por ello si la marca distingue los mismos productos o servicios o si distingue diferentes servicios pero están suficientemente Asociados o relacionados con aquellos que la marca usada distingue, el solicitante que no ha usado la marca en el país tiene derecho a oponerse al uso de dicha marca que está en proceso de ser registrada.
Para proceder con esta oposición el cliente debe proveer la siguiente información:
a) Poder (debidamente apostillado)
b) Certificados de Registro de la marca (de todos los países donde la tengan registrada)
c) Documento de existencia del titular (si es persona jurídica),
Es importante conocer la fecha de registro que tienen sus marcas, porque si están dentro de un término menor de 6 meses de haberse registrado, se puede registrar en Honduras alegando prioridad y deberán denegar el registro de la otra marca; que es otra forma de oposición.
Los documentos deben venir legalizados o Apostillados para que tengan validez en Honduras y deben ser traducidos al Español.
..................................
Honduras: Propiedad Intelectual
“Registro de Medidas en Frontera”
Por Claribel Medina
Asociada Senior
CENTRAL LAW Honduras
1. Registro de Medida en Frontera en Honduras:
El registro de medidas en frontera es manejado por la Administración de Tratados De la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Es un registro creado mediante varios Tratados Internacionales en materia de Propiedad Industrial, el cual aun se encuentra en una etapa de organización pero que ya está funcionando y tiene registrados, hasta el momento, a titulares de 27 marcas previamente registradas en la Dirección General de Propiedad Intelectual.
2. Marco legal
El registro tiene su base legal en las siguientes normativas:
a) El tratado de libre comercio firmado entre las Repúblicas de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, aprobado en Honduras mediante decreto 10-2005:
En el capítulo 15, articulo 15.2 numeral 3 se establece que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión.
Asimismo, en la ley de Implementación de dicho tratado (Decreto 16-2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de marzo de 2006) en su artículo 13 establece el derecho de un titular de una marca de impedir que un tercero utilice, sin su consentimiento, una marca de su propiedad.
b) Código Aduanero Único Centroamericano (Cauca) y su Reglamento (Recauca):
Artículos 63 del CAUCA que faculta a la Autoridad Aduanera a retener mercancías prohibidas y el 75 que remite directamente al RECAUCA en materia de propiedad intelectual.
Artículo 316 del RECAUCA habla específicamente de MEDIDAS EN FRONTERA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL y dice que las autoridades aduaneras de los Estados Parte tendrán competencia para la ejecución de medidas en frontera en materia de PI a las mercancías que pudieran estar infringiendo los derechos de PI de conformidad con lo establecido en la legislación aplicables.
SE ENTENDERAN COMO MEDIDAS EN FRONTERA LAS APLICADAS POR LA Administración Aduanera TENDIENTES A LA DEBIDA OBSERVANCIA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE P.I., DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.
La autoridad aduanera intervendrá ya sea a petición de parte o de oficio cuando corresponda, reteniendo de forma precautoria las mercancías y notificando al titular de los derechos de PI supuestamente violados para que este de inicio a las acciones legales correspondientes.
c) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Artículos 51-60):
Se adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación y podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.
d) Ley de Propiedad Industrial (Decreto 12-99 E) Artículos 160, 163, 164 y 165:
El titular de un derecho protegido en virtud de la esa ley podrá entablar acción ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
Se pueden solicitar medidas precautorias como ser:
a. Cesación de los actos que infrinjan los derechos.
b. Indemnización de daños y perjuicios
c. Embargo de los objetos resultantes de la infracción
d. Prohibición de importación o exportación
e. Retiro de la mercadería
e) Código Procesal Civil (Artículos 520, 522-530):
Se puede demandar, entre otras cosas:
a. La cesación de actos que violen su derecho.
b. Adopción de las medidas necesarias para evitar que se prosiga la violación.
También se podrá solicitar la adopción de medidas cautelares como ser:
a. Cesación inmediata de los actos que violen el derecho del peticionario.
b. Medidas necesarias para evitar la continuación o reiteración de la infracción.
c. Secuestro de los objetos producidos o importados con violación de su derecho.
Como se mencionó anteriormente, lo único que existe actualmente en nuestro país es una base de datos que se está comenzando y que actualmente tiene ya inscritos a titulares de 27 marcas previamente registradas.
3. Requisitos para solicitar la inscripción en el registro:
a. Carta poder debidamente autenticada por Notario o legalizada o Apostillada para surtir efectos en el país.
b. Copia autenticada del Certificado de registro ante la Dirección General de Propiedad Intelectual.
c. Compromiso del titular de capacitar a las autoridades aduaneras para poder detectar los signos distintivos falsos, o que el importador no es el titular o su licenciatario en su caso.
d. Pago de doscientos lempiras por marca (L. 200.00) (alrededor de US$10)
*Esta solicitud debe hacerse por cada marca que posea el titular. Debe ser presentado por un abogado por lo tanto aplican tarifas legales.
4. Requisitos para el registro de marca en el Instituto de Propiedad Intelectual de Honduras:
a. Poder de abogado
b. Clase
c. Nombre y logo
*Estos requisitos son por marca. Son ingresados mediante un abogado y por ende aplican tarifas legales.
5. Conclusión:
Actualmente no existe un cuerpo legal que regule propiamente las “medidas en frontera” y solo se aplica debido a la obligatoriedad de los tratados. Igualmente existe un borrador de reglamento que regulará los procedimientos, requisitos y tasas a los que los solicitantes deberán ajustarse para ser inscritos que ya tiene el visto bueno de la comisión dictaminadora y se está a la espera de su aprobación.
..........................
